minuten 24 augustus 2020

Het merkenrecht: jouw naam van jou

Voor de nieuwe merkidentiteit van een opdrachtgever hebben we de expertise van Onel ingeroepen op het gebied van merkenrecht. Maar hoe zit het nou precies met jouw merknaam, je logo of je domeinnaam? Wat zijn je rechten en plichten? Hoe zit het (inter)nationaal? We vroegen Onel om een gastblog te schrijven met handige inzichten met betrekking tot het merkenrecht.

Het merkenrecht: jouw naam van jou

Het merkenrecht. Iedereen kent het waarschijnlijk wel van de stukjes in de krant. Wanneer Adidas het ‘driestrepenmerk’ inroept tegen een concurrent of de vraag of een wijnetiket wél of geen tulp mag bevatten. Merken zijn er niet alleen voor multinationals maar juist ook voor ondernemers en kleine bedrijven. Ook zij investeren veel in een nieuwe productnaam, een onderscheidend productontwerp en een nieuwe huisstijl. En dat moet beschermd worden.

Tijdens het gesprek bleek de bescherming van een merknaam grote voordelen te hebben. Zo krijg je als bedrijf het exclusieve recht op een bepaalde naam of een logo en is deze naam / logo beschermd tegen andere merken, handelsnamen en domeinnamen die verwarring scheppen. Met een merk is een bedrijf ook meer waard. Een potentiële koper wil immers dat alles goed is afgedekt. Zo heeft Onel geholpen bij de merkregistratie van populaire websites als Bettingsfans en Voetbalwedden die B2Design in opdracht ontwikkelde.

Moet je ieder merk of handelsnaam registreren?

Allereerst de veelgestelde vraag: moet ik elk merk registreren? Nee, niet elke naam hoeft vastgelegd te worden. Het blijft immers een kosten/baten vraagstuk. Een investering die niet per se bij elke naam nodig is. Maar een merkrecht schept rechten. En soms is een merkrecht de enige mogelijkheid om die rechten te verkrijgen: in het geval van een productnaam bijvoorbeeld. Dus als er enig belang is bij de naam, dan is het registreren ervan als merk erg verstandig.

Wordt de naam ook als handelsnaam gebruikt, dan krijg je bescherming op grond van de Handelsnaamwet door de naam te voeren in het economisch verkeer. Let wel, deze bescherming is slechts regionaal en gaat niet zo ver als een merkrecht dat direct voor de hele Benelux geldt. Wil je dus een exclusief recht, registreer dan je naam als merk.

Heb ik recht op de domeinnaam van mijn merk of bedrijf?

De registratie van een naam als domeinnaam alleen schept geen rechten! Om handelsnaamrechten te claimen moet je de naam ook echt voeren, d.w.z. actief gebruiken, als handelsnaam. Of beter nog, je registreert de naam als merk in het merkenregister. Zo verkrijg je het exclusieve recht.

Andersom geldt dat je niet automatisch recht op een geregistreerde domeinnaam hebt als je een naam of logo als merk hebt geregistreerd. Er zullen aanvullende omstandigheden moeten zijn (zoals kwader trouw) om een domeinnaam die al door een ander is geregistreerd op te kunnen eisen.

Het gebruik beschrijvende en onderscheidende namen

Er worden een aantal eisen aan een merk gesteld. Een merk mag bijvoorbeeld niet te beschrijvend zijn, d.w.z. de kwaliteiten of kenmerken van een product of dienst op een te directe manier omschrijven. In dat geval is registratie als woordmerk (sec het woord) niet mogelijk. Je kan er dan wel voor kiezen om het logo vast te leggen; het woord als onderdeel van een onderscheidend grafisch element. De beschermingsomvang van een gecombineerd merk betreft dan over het algemeen wel voornamelijk de grafische elementen. Toch kan een dergelijk merk wel van toegevoegde waarde zijn, vooral als er sprake is van een Europees merk.

Wij adviseren je om te kiezen voor een verwijzende naam, of nog beter, een fantasienaam. Een voorbeeld van een verwijzende naam is Puma voor sportkleding en sportschoenen. Puma verwijst naar een snel dier maar Puma beschrijft de producten niet, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de beschrijvende naam RapidShoe.

Een fantasienaam, bijvoorbeeld KODAK, is geen bestaand woord en heeft geen enkele raakvlakken met de producten. Het voordeel is dat een dergelijk merk meestal minder risico loopt op conflicten. Het nadeel is dat je meer marketinginspanningen moet verrichten om het merk te verkopen omdat het niet op het eerste oogopslag vertelt waarvoor het merk bedoeld is

Waar begin je bij het registreren van je merk?

Als je het besluit hebt genomen je merk te registreren, dan is de eerste stap om te kijken of het merk of logo beschikbaar is voor gebruik en registratie door jou. Een merkenjurist, zoals die van Onel trademarks, kan je hierbij helpen. Wij hebben speciale databases en instrumenten om een merknaam te checken.

Zelf de naam checken op Google of in een online merkenregister is zeker verstandig maar dit geeft geen volledig beeld. Een gevonden merk op internet hoeft bijvoorbeeld niet geregistreerd te zijn. Andersom kan het zo zijn dat een merk al wel geregistreerd is maar nog niet in gebruik is genomen. Er rusten dan wel al merkrechten op.

Tenslotte kunnen ook overeenstemmende merken een obstakel vormen. Gedegen merkonderzoek is dus een goede eerste stap. Je wil niet dat iemand bezwaar maakt tegen je nieuwe merk en je het gebruik moet stoppen!

Hoe registreer je een merk?

Je merk is beschikbaar. Dat is fijn. Nu is het goed om te bedenken wat je precies moet registreren. Een merkenjurist helpt je om de strategische keuzes te maken. Als er sprake is van een onderscheidend woord, dan is de registratie van dit woord als woordmerk aan te raden. Is er ook een onderscheidend logo aanwezig, dan is een tweede registratie, namelijk van het logo, nodig.

Waar registreer je een merk?

Het is van groot belang om goed te bekijken waar je het merk gaat gebruiken. De landen of de regio waar je het merk gebruikt, bepaalt voor een deel ook welke procedures we adviseren. Er zijn namelijk verschillende registratieprocedures voor het vastleggen van een merk in het buitenland.

Benelux merkregistratie

Dit is een registratie in Nederland, België en Luxemburg die door de merkeninstantie in de Benelux wordt behandeld. De doorlooptijd is gemiddeld vijf maanden. Eerst wordt het merk beoordeeld, waarna derden gedurende twee maanden oppositie (officieel bezwaar) kunnen indienen. Gebeurt dit niet, dan wordt het merk definitief geregistreerd.

Europese merkregistratie

De Europese merkregistratie geeft bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie. Een aantrekkelijke optie, want zo heeft u in één keer in een groot gebied merkbescherming. De doorlooptijd is gemiddeld zes tot zeven maanden. Eerst wordt het merk beoordeeld, waarna derden gedurende drie maanden oppositie kunnen indienen. Gebeurt dit niet, dan wordt het merk definitief geregistreerd.

De Europese registratie heeft wel een nadeel: hij is ondeelbaar. Als iemand succesvol bezwaar maakt – en dit kan al op basis van één nationaal merk in bijvoorbeeld Frankrijk – dan gaat de hele Europese merkregistratie niet door. Niet in Frankrijk en ook niet in de rest van de EU. Je begrijpt dat het heel belangrijk is om eerst grondig merkonderzoek te laten doen om te bekijken of het merk ook daadwerkelijk overal beschikbaar is.

Internationale merkregistratie

Ook dit is een (kosten)efficiënte registratievorm. Feitelijk is het een bundeling van nationale aanvragen die in één keer wordt ingediend. Veel landen zijn lid van dit systeem, zoals Amerika, Rusland, Zwitserland, Japan en China, maar ook de Europese Unie kan als registratiegebied worden gekozen. De doorlooptijd van een Internationale merkregistratie is drie maanden, waarna de nationale procedures beginnen. Het merk wordt dan per land naar nationaal recht beoordeeld. Een voordeel van de Internationale registratie is dat een weigering in het ene land geen gevolgen heeft voor uw merkregistratie in een ander land.

Nationale merkregistratie

Een aantal landen is geen lid van het systeem van de Internationale registratie en is evenmin een EU-lidstaat. Voor deze landen is een nationale merkregistratie de enige optie. Deze registraties worden via het agentennetwerk Onel trademarks direct bij de merkeninstantie van dat land ingediend.

Omschrijving van producten en diensten

Een merk wordt voor bepaalde producten en diensten ingeschreven. Je krijgt dus geen volledig monopolie op een naam maar een exclusief recht op het merk voor bepaalde producten en/of diensten te gebruiken. In geval van Voetbalwedden was dit voor onder andere loterijen en een platform op internet.

Een goede omschrijving van producten en diensten is cruciaal voor maximale merkbescherming. De merkenjuristen van Onel maken een dergelijke omschrijving op maat en leggen deze altijd voor aan de klant.

Registratieprocedure

Als alle details zijn besproken, de registratie-route is gekozen en het merk is ingediend, dan begint de ambtelijke procedure. Het merk wordt beoordeeld door de merkeninstantie en wordt vervolgens gepubliceerd voor oppositiedoeleinden. Derden hebben dan de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Gebeurt dit niet, dan wordt het merk geregistreerd en verkrijg je bescherming vanaf de dag van indiening. In de Benelux duurt de registratie van een merk ongeveer 4-5 maanden. De merkregistratie is 10 jaar geldig. Na de 10 jaar kan de registratie verlengd worden met een nieuwe periode van 10 jaar.

Bewaking en inbreuk

Oké, je hebt een merkrecht. Ben je dan als merkhouder klaar? Nee, je zal je merk actief moeten verdedigen. Je hebt een recht in handen en soms is het nodig om dit recht uit te oefenen. Bijvoorbeeld als een concurrent een vergelijkbaar merk indient of gaat gebruiken. Bij een mogelijk merkenconflict kan een merkenjurist helpen. Bijvoorbeeld met het aanschrijven van de wederpartij door middel van een sommatiebrief of bij het indienen van een officieel bezwaar bij de merkeninstantie Om op de hoogte te blijven van bezwaarlijke merkaanvragen en handelsnamen kan je je merk opnemen in een bewakingssysteem. Je ontvangt dan een alert wanneer er een merk wordt aangevraagd wat op jouw merk lijkt zodat je snel actie kunt nemen.

Tot slot

Merkbescherming is een vak apart. Elke keuze die je maakt kan cruciale gevolgen hebben voor de reikwijdte van de merkbescherming. Gebruik de kennis en kunde van een merkenjurist. Wil je vrijblijvend advies? Neem dan contact op met Onel trademarks.

Over Onel trademarks

Onel Trademarks is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in merkbescherming voor ondernemers. Van ons krijg je eerlijk, praktisch en helder advies over de bescherming van je merk. Ook nemen wij de administratieve procedures uit handen. Onze jarenlange ervaring met ondernemers maakt dat wij begrijpen wat voor jou belangrijk is. Samen maken we de juiste keuzes om jouw merk zo optimaal mogelijk te beschermen.